La nuova normativa in materia di “Trade Secrets”, in vigore dal 22 giugno 2018
Studio Legale Internazionale Torrente Vignone
Come far sì che i segreti commerciali aziendali siano tutelati
Dal 22 giugno 2018 è in vigore il Decreto Legislativo n. 63/2018, che ha recepito la Direttiva UE 2016/943 sulla protezione del know-how e informazioni commerciali riservate e contro l’acquisizione, utilizzo e divulgazioni illecite dei segreti commerciali.
Innanzitutto, va sottolineato che non tutte le informazioni sono qualificabili come “segreti commerciali”, ma solo quelle che presentano i seguenti requisiti:
- Segretezza delle informazioni: devono essere informazioni non conosciute, né facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; pertanto, la tutela può riguardare anche informazioni di per sé non nuove ma che acquisiscono un valore, in quanto risultato di combinazione o aggregazione di informazioni;
- Esistenza di un valore economico delle informazioni: può essere costituito dal vantaggio concorrenziale che le informazioni attribuiscono a chi le detiene;
- Predisposizione di misure ragionevolmente adeguate per mantenere la segretezza da parte del legittimo detentore.
E’ importante che la tutela sia effettiva “in concreto”. Il titolare del know-how “protetto”, secondo la normativa menzionata, dovrà attuare misure di protezione adeguate.
Dette misure devono essere idonee a difendersi da eventuali abusi di terzi o da parte degli stessi dipendenti. Pertanto, andranno siglati accordi di riservatezza e attuate azioni concrete all’interno dell’azienda, come per esempio limitazioni di accesso ai server o alle informazioni considerate riservate.
Le misure possono contemplare, ad esempio, anche l’utilizzo di password che consentano l’accesso ai soli autorizzati e, in parte, possono sovrapporsi e/o coincidere con le misure del nuovo Regolamento europeo (UE) 2016/679, che richiede l’attuazione di una protezione tramite anche misure di carattere organizzativo e tecnologico, prevedendo a tale riguardo, apposite nomine di soggetti sia all’interno dell’azienda che all’esterno, al fine di garantire che la riservatezza non venga violata a causa di accessi non autorizzati e/o da soggetti non in grado di assicurare le adeguate tutele (vedi ad es. la predisposizione di organigrammi Privacy o la nomina a Responsabili esterni per la protezione dei dati).
Inoltre, a maggior tutela, il titolare del know-how dovrebbe individuare per iscritto il patrimonio aziendale relativo alle informazioni riservate, al fine di potersi difendere in modo adeguato in giudizio, in caso di sottrazione o utilizzo illegittimo delle informazioni riservate.
In particolare, va segnalato che l’art. 4 della Direttiva UE 2016/943, paragrafi 2 e 3, prevede i casi in cui l’utilizzo e la divulgazione di segreti commerciali sono illeciti e, più specificatamente, ciò accade, fra l’altro, quando tali condotte sono poste in essere da un soggetto che
- Acquisisca il segreto commerciale illecitamente
-con l'accesso non autorizzato, l'appropriazione o la copia non autorizzate di documenti, oggetti, materiali, sostanze o file elettronici del detentore del segreto commerciale, che contengono il segreto commerciale o dai quali il segreto commerciale può essere desunto;
-con qualsiasi altra condotta che, secondo le circostanze, è considerata contraria a leali pratiche commerciali.
- Violi un accordo di riservatezza;
- Violi obblighi contrattuali di altra natura che limitino l’utilizzo delle informazioni segrete.
Il nostro legislatore, all’art. 99, comma 1 quater del Codice di Proprietà Industriale ha introdotto un termine prescrizionale di 5 anni, in analogia con quello applicato alle azioni extra-contrattuali.
Tuttavia, la tutela giuridica è potenziale, in quanto sussiste solo in presenza dei requisiti sopra specificati riguardo alla qualificazione delle informazioni come “segrete” e tutelabile ai sensi della normativa di derivazione comunitaria richiamata.
In particolare, il rischio per le società è che non vedano riconosciuta la tutela, in quanto le informazioni commerciali non vengono riconosciute segrete e, come tali “tutelabili”. Ciò può accadere, qualora non si sia provveduto ad attuare le misure aziendali di tutela richieste dalla normativa, arrivando ai casi in cui, in presenza delle condizioni di brevettibilità, un terzo dopo aver proceduto alla brevettazione, intraprenda un’azione di contraffazione nei confronti del titolare.
Quest’ultimo correrà il rischio di soccombere nella causa qualora risulti non aver posto in essere tutele adeguate, così come richiesto dalla normativa.
E’, senz’altro, importante, come da Voi indicato e già in essere nella Vostra prassi operativa, utilizzare accordi o clausole di riservatezza con le controparti.
Tuttavia, alla luce di quanto precede, sarebbe opportuno anche redigere accordi di riservatezza con i dipendenti depositari di informazioni “segrete” all’interno della società e attuare misure organizzative, come quella di inserire apposite previsioni nel regolamento aziendale e predisporre un documento che incorpori le informazioni commerciali “segrete” facenti parte del patrimonio aziendale.
